Кто не защитил товарный знак - тот... (2 истории от tatalar)
tatalar пишет в комментах в блоге iplordprotector:
Попробую рассказать о некоторых проблемах, возникших у наших клиентов в различное время и в связи с различными проблемами, касающимися объектов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средствам индивидуализации. Отмечу, что их нужно будет логически дифференцировать и попробовать сделать совместные выводы.
История первая: «Скупой платит дважды»
Предприниматель К. имел довольно успешный бизнес, у него была база по реализации готовой продукции оптом. Так как дела шли отлично, предприниматель решил открыть магазин по розничной продаже тех же товаров и одновременно занялся производством собственной продукции, которая впоследствии реализовывалась как через собственную оптовую базу, так и через розничный магазин. Для целей индивидуализации своей продукции и торговых точек он заказал у дизайнерской фирмы разработку названия для продукции и магазинов (нейминг) и логотип, и дизайнерская фирма создала по его заказу торговую марку.
Таким образом предприниматель К. совершил первую ошибку, которая повлекла ряд проблем, потребовав от него вложения дополнительных денежных средств, лишнюю нервотрепку и т.д. В чем же заключалась первая ошибка предпринимателя? В том, что он, обратившись в дизайнерскую фирму, не поинтересовался, а осуществит ли данная фирма проверку разрабатываемого обозначения на охраноспособность? может ли обозначение в принципе быть зарегистрировано в качестве товарного знака? не провел проверку на наличие/отсутствие тождественных или сходных товарных знаков, зарегистрированных и заявленных на регистрацию в РФ для тех же товаров и услуг.
Лирическое отступление - есть люди, которые не знают, что правовая охрана товарного знака распространяется на территорию всей РФ, наивно предполагая, что если ТЗ, например, «Звезда» зарегистрирован на имя правообладателя из Калининграда, то ничто не мешает другому предпринимателю осуществлять аналогичную деятельность по производству товаров, оказанию услуг, проведению работ во Владивостоке или Урюпинске.
Итак, предприниматель К. заплатил приличные деньги неймерам-дизайнерам , начал выпуск продукции под разработанным для него незарегистрированным товарным знаком и открыл под соответствующим названием магазин по розничной торговле. Будучи немного знакомой с этим предпринимателем я предложила ему еще до начала разработки ТЗ провести с нашей помощью анализ на охраноспособность будущего обозначения, предупредив обо всех возможных негативных последствиях, с которыми он может столкнуться. К попросил сделать расчет стоимости всех работ, связанных с процедурой проверки на охраноспосорбность и регистрации товарного знака, так сказать «под ключ». Ознакомившись с представленными расчетами он сказал, что это дорого и он не желает вынимать эти деньги из оборота на непонятные ему цели…Ну что ж, хозяин-барин, нет, так нет.
В течении нескольких лет бизнес К. разросся, у него уже было несколько десятков магазином, которые осуществляли свою деятельность под незарегистрированным товарным знаком…В это время в нашем регионе начался буйный рост строительства крупных торговых центров и вот К появляется на пороге нашего офиса с предложением таки начать для него работы по оказанию услуг, связанных с регистрацией товарного знака. Мы ему говорим: «Понимаете ли, господин К, ваше обозначение не обладает достаточной различительной способностью и в регистрации ему может быть отказано по этому основанию. Возможно поможет только, если доказать приобретение обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования…». К. был настроен решительно, и мы подали заявку на регистрацию его товарного знака для ограниченного перечня товаров и услуг.
Как мы и предполагали, экспертиза по существу заявленного обозначения направила нам Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором содержались мотивы предполагаемого отказа в регистрации в связи с тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью. Как известно для ответа на данное уведомление законом установлен срок-6 месяцев. Мы попросили К. предоставить достаточно большой перечень документов для доказательств приобретения такой различительной способности…
Вторая ошибка К. была в том, что он не отнесся к этому требованию всерьез, поручил менеджерам-сотрудникам сбор и предоставление нам необходимых документов, а они его поручение не сумели исполнить в срок…В результате в регистрации товарного знака было отказано. К. огорчился тем, что время и деньги оказались потраченными зря, но видимо не сильно, махнул рукой на это «мероприятие» и продолжил свою бизнес-деятельность…
Второй раз бизнесмен К. появился на пороге нашего офиса с огромной просьбой снова подать заявку на регистрацию товарного знака и просил предпринять всё, что только в наших силах для того, чтобы все-таки зарегистрировать свой товарный знак и в кратчайшие сроки. Я достаточно притворно удивилась: «Что за срочность, что за необходимость?» Как оказалось, крупные торговые центры отказываются заключать договор аренды на свои площади в том случае, если товарный знак лица, желающего арендовать торговые площади под магазин, не зарегистрирован или право пользования товарным знаком не предоставлено арендатору по лицензионному договору или франшизе.
Мы попросили К. четко следовать нашим инструкциям, осуществить личный контроль над сбором доказательств по приобретению заявляемым обозначение различительной способности с соблюдением всех сроков и форм. Во второй раз, со второй попытки у нас все получилось. К тому времени у К. было уже около сотни фирменных магазинов по всему краю, работающих несколько лет под его «многострадальным» товарным знаком … И, как водится, появись и желающие скопировать брэнд, открывались торговые точки с незаконным использованием фирменного знака К.
Кстати вторая попытка регистрации осуществлялась по ускоренной международной процедуре, так как знак был нужен позарез и поскорее. Надо ли говорить, что стоимость такой регистрации в несколько раз дороже стандартной процедуры регистрации
История на мой взгляд поучительна, ибо из неё следует сразу несколько уроков:
1. Перед тем как заказывать нейминг и дизайн логотипа нужно убедиться, что фирма, которая будет вам оказывать подобные услуги, создаст именно уникальные обозначения, проверит созданные названия и рисунки на охраноспособность и передаст вам знак, способный быть зарегистрированным в качестве товарного знака. А если фирма-разработчик не оказывает подобных услуг (не делает этого сама или не привлекает фирмы, которые на этом специализируются), предварительно проверить предполагаемые названия, заказав такую проверку специалистам.
2. Перед тем как выводить на рынок вновь созданное обозначение, которое будет индивидуализировать именно ваши товары, работы и услуги необходимо зарегистрировать его в качестве товарного знака. Иногда без такой регистрации просто нельзя обойтись…
3. Вы должны четко понимать и представлять себе последствия использования незарегистрированного товарного знака и его раскрутки, требующей значительных вложений. Знак может стать аппетитным-лакомым куском для пиратов, в случае его успеха на рынке (а кто ж, начиная бизнес , изначально не верит в успех?:) Последствия могут быть не только в том, что вам придется менять раскрученный знак, соответственно менять вывески, дизайн и многое другое. (Кстати, к примеру, приведенному выше, К. рассказал мне, что только замена вывесок на всех его магазинах, выльется в несколько миллионов рублей затрат). Последствия могут наступить и в виде судебных исков за неправомерное использование чужих товарных знаков, если вы по неведению стали использовать тождественные или сходные до степени смешения обозначения, ранее зарегистрированными на имя иных лиц. Рассказывать про судебные расходы и нервотрёпки или не надо?:)
4. Если вы подаете знак на регистрацию, отнеситесь ответственно к выбору компании, которая будет вам оказывать услуги по регистрации. Вам должно быть однозначно понятно, что, как, зачем, почему может произойти, какие могут быть подводные камни и как их, вероятно, нужно будет обходить. Часто сталкиваемся с ситуацией, когда клиент приходит к нам после одной, двух ранее предпринятых попыток зарегистрировать знак, не увенчавшихся успехом. Потому что другая фирма на регистрацию знак подала и на этом сочла свою миссию законченной. А зачастую простого знания как правильно оформить и подать заявку недостаточно и нужны более глубокие профессиональные знания в области регистрации.
5. И наконец, если вы подали знак на регистрацию, выполняйте просьбы менеджеров компании, которая осуществляет услуги по регистрации в срок и в нужной форме. А то ведь можно не успеть-опоздать или каких-либо сведений не додать…
История вторая: «Незнание законов не освобождает от ответственности
Фирма Т. обратилась к нам с просьбой помочь в разрешении спора о нарушении ею прав на чужой товарный знак. На момент обращения Т. уже являлась нашим клиентом, по её заданию мы ранее подали на регистрацию товарный знак, который фирма считала своим зонтичным брендом, под которым ею осуществлялась деятельность связанная с производством и реализацией алкогольной продукции. Алкогольная сфера весьма сложный, жесткий и своеобразный бизнес, производители алкоголя регистрируют и используют в своей деятельности значительное число товарных знаков - словесных, изобразительных, комбинированных, объемных, а также иные объекты интеллектуальной собственности - патентуют оригинальные составы/композиции продукции, дизайн этикеток, бутылок etc.
Мы очень удивились, узнав, что компания Т. приступила к массовому производству вина под незарегистрированным ими товарным знаком, и более того, начала широкомасштабную компанию по продвижению товара на рынок - участие в специализированных выставках, выпуск буклетов и плакатов и иную деятельность в рамках действовавшего на тот момент законодательства. (Это был 2001-2002 год и, соответственно, были и другие нормы законов в области рекламы и оборота алкогольной продукции).
Как оказалось, владелец товарного знака, под которым начала выпуск товаров компания Т. (предварительно не сочтя нужным провести соответствующие мероприятия по проверке обозначения на тождество и сходство и иных разумных действий) направил в адрес нарушителя (нашего клиента) письмо-претензию с требованиями:
1. Прекратить всякое нарушение прав на товарный знак.
2. Отозвать с реализации поставленную ранее в торговые точки продукцию, на которой незаконно использован товарный знак.
3. Уничтожить за свой счет всю продукцию, незаконно маркированную товарным знаком, в том числе и находящуюся на складах нарушителя прав.
4. Выплатить компенсацию за убытки, понесенные правообладателем товарного знака, причиненные нарушителем в результате незаконного использования товарного знака.
Компания-правообладатель товарного знака предлагала урегулировать вопрос в досудебном порядке, но в кратчайшие сроки. Мы, тщательно и всесторонне проанализировав возникшую ситуацию, рекомендовали клиенту не доводить дело до суда. Всё было против нашего клиента, и никаких возможностей выиграть судебную тяжбу не было. Использовался тождественный товарный знак для однородных товаров. Самим правообладателем товарный знак тоже использовался.
После длительных переговоров удалось договориться об уменьшении суммы компенсации и увеличить срок, установленный для устранения последствий нарушенных прав.
Начались мытарства компании Т., связанные с её отношениями с контрагентами, которым Т. поставила свою продукцию. Можете себе представить поистине титанический труд по сбору каждой бутылки вина из каждой точки продаж, если вина было произведено несколько тысяч бутылок! Каково было и самой Т. и контрагентам? А конечным точкам продаж?
Но и это ещё не все страшилки, через которые прошла фирма Т. Если бы товарный знак-нарушитель был нанесен на этикетку…Можно было бы, по крайней мере, «переэтикетить» эту продукцию, не подвергая физическому уничтожению. Таки нет. Товарный знак был тиснен на самой бутылке, в которой плескалась виноградно-янтарная жидкость. Чтобы не понести еще больших убытков, по сравнению с теми, что уже понесла Т, она предприняла еще один шаг, чтобы снизить эти убытки: вся отозванная из реализации продукция и та, которая оставалась на складе, подверглась «ручной механической» обработке в прямом смысле этих слов. Были наняты десятки работников, которые вручную СПИЛИВАЛИ тиснение со стеклянных бутылок с готовой продукцией…Ну и, соответственно, и с еще пустой тары, которой было тоже немало…После того, как товарные знаки были спилены, товар снова поступил в продажу. И я еще какое-то время «любовалась» на стоящие на магазинных полках бутылки, со следами «механической обработки».
А ведь не было бы всего этого - затрат времени, денег и нервов, если бы клиент просто пришел и провел поиск в отношении того обозначения, которое он собирался так серьезно использовать в таком серьезном и жестком алкогольном бизнесе!
здесь - комменты tatalar, соединение которых в единый текст
привело к рождению данного поста. Кл.